¿Qué es un acuerdo de licencia?

Otorgar licencias para explotar una marca supone una forma de obtener ingresos adicionales a un coste relativamente bajo. No obstante, para que una empresa pueda tomar la decisión de licenciar una marca suya en el extranjero, debe valorar varios elementos clave, que pueden ser tanto de tipo interno como de carácter externo, derivados de las condiciones del mercado global. Aquí te explicamos qué es un acuerdo de licencia, sus características, modelos y tipos de licencias.

Definición de acuerdo de licencia

Un acuerdo de licencia es un contrato entre dos partes (el licenciante y el licenciatario) en el que el licenciante otorga al licenciatario el derecho a utilizar la marca, la marca registrada, la tecnología patentada o la capacidad de producir y vender bienes propiedad del licenciante.

En otras palabras, un acuerdo de licencia de usuario final le otorga al licenciatario la capacidad de usar la propiedad intelectual propiedad del licenciante. El licenciante suele utilizar los acuerdos de licencia para comercializar su propiedad intelectual.

En un contrato de licencia típico, el licenciante se compromete a proporcionar al licenciatario derechos de propiedad intelectual, como la tecnología del licenciante, el nombre de marca o el conocimiento de creación de productos. A cambio de la propiedad intelectual del licenciante, el licenciatario generalmente paga una tarifa inicial y / o una tasa de regalías al licenciante. Una tasa de regalías es una tasa continua que se paga por el derecho de uso de la propiedad intelectual del licenciante.

Características de los acuerdos de licencia

Como características de los acuerdos de licencia podemos destacar las siguientes:

Contrato promisorio

Este contrato resulta puramente en el compromiso y la obligación legal de una de las partes, como un contrato en el que una de las partes está comprometida a construir una casa en particular de acuerdo con un plan y, a cambio, la otra parte está obligada a pagarle.

Se diferencia del contrato posesorio, que es un contrato que transfiere la propiedad de una parte a la otra. El vendedor está obligado a entregar la propiedad al comprador. En los contratos posesorios, el caso negociado debe estar disponible durante el contrato, de lo contrario la transacción es nula. Pero en el contrato promisorio la transacción puede no estar disponible durante el contrato y ser creada después.

Considerando la naturaleza del acuerdo de licencia (propiedad intelectual) y que no existen objetivos externos, lo ponemos en la categoría de contratos promisorios. No obstante, la transferencia de propiedad de la patente o marca registrada (y otras propiedades industriales) puede resultar en las características de posesión de los acuerdos de licencia. En este caso el cesionario tiene derecho a perseguir directamente y sin recurrir al transmisor a cualquier persona que haya violado o explotado la patente o marca registrada.

Bilateral

Los contratos se han dividido en bilaterales o unilaterales en función de si participan dos partes o una sola. En los contratos bilaterales existen obligaciones recíprocas para ambas partes, mientras que en los unilaterales solo existe compromiso para una de las partes.

En el caso de licencias recíprocas no cabe duda de que los contratos mencionados son bilaterales; el dador de la licencia se compromete a ceder la propiedad intelectual del sujeto del contrato y el receptor de la licencia se compromete a pagar regalías.

Debe hacerse una distinción entre las licencias de propiedad intelectual registradas y las no registradas. La licencia de propiedad intelectual registrada, en el registro de marcas comerciales y patentes, indica condiciones diferentes; la no utilización de la propiedad dentro de la fecha de vencimiento de la ley otorga el derecho de nulidad a cada beneficiario.

En cuanto a la propiedad intelectual, incluidos los conocimientos técnicos, que no están registrados, el receptor de la licencia obtiene la obligación de explotar, salvo que se indique lo contrario en el contrato. La no utilización de la propiedad no los obliga a buscar invalidación o licencia obligatoria.

Formal

Los contratos de intención son contratos que se concluyen de acuerdo con la voluntad de las partes, a condición de que exista algún tipo de beneficio, y la implementación de estos contratos no requieren ningún trámite, como el uso de ciertos términos.

El contrato formal es un acuerdo con ciertas formalidades como la formalización de documentos oficiales, y la voluntad de las partes no es suficiente; será expresado en una cierta forma.

¿El acuerdo de licencia es un contrato de permiso o uno de forma? En respuesta a esta pregunta, deben hacerse algunas distinciones entre las propiedades intelectuales registradas y no registradas; es decir, en el primer caso, el contrato es formal y en el segundo caso, el contrato es un permiso. Algunos artículos de las patentes registradas han exigido que se registre cualquier transacción relacionada con una patente o marca registrada. Si no están registradas, no son válidas para terceros.

Modelo de contrato de licencia

Existen dos modelos de contrato de licencia:

Licencia entre ente publico de investigación y empresa

Se concede una licencia sobre los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad para:

• Desarrollar, utilizar y comercializar el producto en el territorio y en el campo de aplicación, y
• Fabricar y contratar la fabricación del producto a un tercero, siempre que dicho tercero acepte no fabricarlo para ninguna otra entidad.

La duración del contrato está ligada a los derechos de patente. El contrato de licencia en un determinado país finalizará cuando expiren los derechos de patente en ese país.

La Empresa licenciataria:

• Elegirá los países a los que se extienden los Derechos de patente
• Será responsable de la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente/ Modelo de Utilidad
• Correrá con todos los gastos relacionados

Si la Empresa no está interesada a extender los Derechos de patente a otros países, el ente público podrá hacerlo a su nombre y buscar a otra empresa licenciataria para ese determinado territorio.

El modelo regula la transferencia de los conocimientos técnicos y know How relacionados con la patente:

• Obliga al centro de investigación a transferir todo el conocimiento relacionado con la patente, para su correcta reproducción de desarrollo.
• Evita que la empresa exija al centro trabajar en el posterior desarrollo de forma gratuita.
• Limita el conocimiento a transferir al grupo de investigación determinado.

Si la empresa no lleva a cabo ningún desarrollo o ninguna actividad de comercialización dentro de un periodo a determinar, el centro público podrá dar por finalizado el contrato.

Se proponen diferentes formulas de contraprestaciones económica para que las partes elijan la más adecuadas:

• Down-payment o cantidad inicial
• Regalías (% sobre ventas) – fija o variable
• Pagos por hitos alcanzados
• Mínimo anual

La terminación del contrato se produce por:

• Incumplimiento de una de las partes
• Falta de pago
• Cese del Desarrollo o Comercialización
• Concurso de acreedores
• Oposición a los Derechos de Patente por parte de la empresa.

Contrato de licencia entre dos empresas

La duración del acuerdo de licencia está ligada a los derechos de patente. El contrato de licencia en un determinado país finalizará cuando expiren los derechos de patente en ese país.

Se incluye una clausula de exclusividad por la cual la Empresa licenciante:

• No podrán explotar el producto objeto de la Patente/ Modelo de Utilidad.
• Podrá explotar Patente/ Modelo de Utilidad por sí misma o a través de la concesión de sublicencias.

La Empresa licenciataria desarrolla modificaciones y mejoras en la patente:

• Titular empresa licenciante, quedando dichos derechos incluidos dentro del presente contrato de licencia
• Titularidad compartida entre ambas empresas.
• Titular empresa licenciataria quien a su vez concederá a la licenciante una licencia no exclusiva, gratuita.

Tipos de licencias

Existen distintos tipos de licencias según el producto objeto de las mismas, su exclusividad o no y su duración. Veamos cada uno de ellos.

De patentes

Las patentes cubren la ciencia y la innovación. Los acuerdos de licencia de patentes son los documentos a través de los cuales el propietario de una patente permite que otra persona utilice su patente.

En la práctica, los propietarios de patentes optan por conceder licencias sobre sus patentes para poder fabricarlas y distribuirlas ampliamente. Las personas y las empresas que crean material patentable (como nuevos inventos) no suelen ser las mismas partes que pueden fabricarlo y distribuirlo fácilmente. Es más fácil permitir que otra persona maneje el lado comercial de la patente mientras continúa ganando pagos de regalías.

Estos son generalmente los tipos de acuerdos de licencia más complejos debido a todo lo que implica la obtención y el mantenimiento de una patente.

De marcas comerciales

Las marcas registradas son significantes de origen comercial, a saber, nombres de marcas y logotipos o lemas. Los acuerdos de licencia de marcas comerciales permiten a los propietarios de marcas comerciales permitir que otros usen su propiedad intelectual.

La mayoría de las veces, los propietarios de marcas comerciales otorgan licencia de su marca comercial para productos comerciales, como ropa, fundas para iPhone o productos alimenticios.

De derechos de autor

Los derechos de autor son el arte del mundo de la propiedad intelectual. Los derechos de autor existen, por ejemplo, en obras de arte visual, como pinturas, películas o canciones. Estos derechos también existen en personajes, como Mickey Mouse.

Los acuerdos de licencia de derechos de autor se utilizan a menudo para bienes de consumo, al igual que las licencias de marcas. También se utilizan para distribuciones, como con obras musicales o películas.

De secretos comerciales

Los secretos comerciales son únicos, ya que no están registrados con el gobierno. Las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor son más valiosos cuando se han registrado. Los secretos comerciales están protegidos solo a través de su secreto.

Dos de los ejemplos más famosos de secretos comerciales son las fórmulas de Coca-Cola y la receta del pollo KFC.

Los acuerdos de licencia de secretos comerciales a menudo vienen con acuerdos de no divulgación. Estos establecen que la parte que recibe cierta información confidencial no puede compartirla con nadie.

Exclusivas

Las licencias exclusivas son aquellas que crean una relación única entre el licenciante y el licenciatario. En este tipo de acuerdos de licencia, el licenciante acepta que el licenciatario es el único que puede hacer uso de la propiedad intelectual. Por lo general, estos cuestan más para el licenciatario.

No exclusivas

En una licencia no exclusiva, el licenciante puede otorgar la licencia de la propiedad intelectual a más de un licenciatario. Estos tipos de acuerdos de licencia generalmente cuestan menos para el licenciatario.

Únicas

En una sola licencia, el licenciante acepta usar solo un licenciatario, pero el licenciante se reserva el derecho de continuar usando su IP también.

Perpetuas

Una licencia perpetua es aquella en la que el titular de la licencia compra el derecho a usar la propiedad intelectual solo una vez y luego puede usarla de por vida. A menudo, este es el tipo de licencia más costoso porque el licenciante no recibirá regalías continuas.

Las licencias perpetuas se pueden ver más comúnmente en software.

Temporales

Una licencia temporal se organiza de dos maneras:

• el titular de la licencia puede pagar una tarifa única por un período determinado o
• puede pagar por uso (estas son regalías tradicionales).

Las licencias temporales son mucho más comunes en todas las industrias. Aunque mucha gente no lo ve de esta manera, cuando paga a Netflix cada mes, parte de esa tarifa es una licencia para usar su software digital patentado.

Duración del acuerdo de licencia

Un acuerdo de licencia tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Una de las partes suele preferir un contrato más largo que la otra. Por lo tanto, también se incluyen las reglas de renovación. Normalmente, la duración de la licencia coincide con la vida de la patente.

Como indicábamos anteriormente, la licencia puede ser perpetua o temporal.

Ámbito geográfico de aplicación de los contratos de licencia

Las licencias suelen otorgarse para todo el territorio en el que la tecnología está protegida. Sin embargo, el titular de la tecnología puede, con la finalidad de aprovechar al máximo los beneficios de la explotación de su tecnología, otorgar licencias exclusivas, en territorios distintos, a licenciatarios diferentes que cuenten con la máxima capacidad de explotación en cada uno de esos territorios.

¿Qué se entiende por transferencia tecnológica?

La transferencia de tecnología (o transferencia de tecnología), en el contexto de las instituciones de investigación, es el proceso mediante el cual los nuevos inventos y otras innovaciones creadas en los laboratorios de esas instituciones se convierten en productos y se comercializan.

Por lo general, esto se hace de dos maneras: mediante la concesión de licencias de propiedad intelectual patentada a las corporaciones y la creación de empresas de nueva creación, que a menudo también otorgan licencias sobre la propiedad intelectual creada por los profesores.

Gatorade y Google son dos ejemplos que se citan a menudo, pero hay miles de otros que han impactado en todos los campos científicos y en todos los ámbitos de la vida: medicamentos y dispositivos médicos que salvan vidas, soluciones de energía alternativa, hardware y software de computadoras, nuevos modos de transporte, tecnologías blockchain, inteligencia artificial, vacunas, robótica, ciberseguridad, soluciones ambientales, innovaciones agrícolas, aeroespacial y muchas otras.

Un papel clave de los profesionales de la transferencia de tecnología es proteger la propiedad intelectual asociada con estas valiosas innovaciones para que puedan ser licenciadas y comercializadas, y llevadas al mercado en beneficio de la sociedad.

Pero a lo largo de los años, la transferencia de tecnología se ha convertido en mucho más que proteger la propiedad intelectual. Los profesionales de la transferencia de tecnología están involucrados en una amplia gama de actividades para apoyar el proceso de comercialización.

¿Cómo calcular las regalías?

Para calcular las regalías debemos considerar lo siguiente:

• Grado de desarrollo de la tecnología. Cuanto más cercana al mercado, menos riesgo asume el licenciatario y las regalías son más elevadas.
• Alcance de la licencia: exclusividad, territorialidad. Cuanto más amplia sea el alcance de la licencia, mayor será la contraprestación económica.
• Fuerza/debilidad de la tecnología frente a otras existentes en el mercado.
• Protección de la tecnología: apropiada redacción de patente/ posibilidades de concesión/ estado de la patente: solicitada, concedida.

Los pagos de regalías se calculan en función de los tipos de acuerdos de regalías celebrados entre dos partes: se pueden calcular sobre los ingresos brutos, ingresos netos, el precio por unidad, la venta mínima o la cantidad fija. Básicamente, se entrega al propietario un porcentaje de los ingresos netos por la explotación de la propiedad intelectual del licenciante.

Cuando se considera una cantidad fija de regalías, el licenciatario y el licenciante acuerdan pagar cierta cantidad de porcentaje de ganancia entre el período del contrato. Nadie puede cambiar el acuerdo durante la vigencia del contrato de licencia y cumplir con hacer lo mismo.

¿Cómo se hace el pago de las regalías?

Existen varias formas de pago de la licencia para el uso de una patente. Ambas partes, el propietario de la patente y el explotador, negociarán la forma que más les convenga. Los tipos de pago pueden ser una cantidad fija o una cantidad variable. Además, existe un tercer pago opcional que se realiza si se precisa la ayuda de los técnicos, que se llama “pago por asistencia técnica”.

Las regalías se pagan por uno o todos los derechos concedidos por el titular del derecho. Usualmente existen regalías por la fabricación y venta de un artículo licenciado en un determinado territorio geográfico o por el uso de una marca en un territorio geográfico.

Las licencias de software

Hay muchos tipos diferentes de licencias de software y las sanciones por incumplimiento de la licencia pueden ser severas. Si reutilizas un componente sin cumplir con las obligaciones de su licencia, el licenciante podría demandarte y podrías verte obligado a publicar tu propio código fuente. Para proteger tu código y tu organización, debes comprender estas licencias de software antes de utilizar cualquier código, incluidas bibliotecas y marcos, que no hayas escrito tu mismo.

Aquí hay cinco tipos de modelos de acuerdos de licencias de software comunes que debes conocer.

Dominio publico

Este es el tipo de licencia de software más permisivo. Cuando el software es de dominio público, cualquiera puede modificar y utilizar el software sin restricciones. Pero siempre debes asegurarte de que sea seguro antes de agregarlo a tu propia base de código.

Advertencia: el código que no tiene una licencia explícita no es automáticamente de dominio público. Esto incluye fragmentos de código que encuentres en Internet.

Permisivas

Las licencias permisivas también se conocen como “estilo Apache” o “estilo BSD”. Contienen requisitos mínimos sobre cómo se puede modificar o redistribuir el software. Este tipo de licencia de software es quizás la licencia más popular utilizada con software gratuito y de código abierto. Aparte de la licencia Apache y la licencia BSD, otra variante común es la licencia MIT.

LGPL

La Licencia Pública General Reducida de GNU te permite enlazar a bibliotecas de código abierto en tu software. Si simplemente compilas o vinculas una biblioteca con licencia LGPL con tu propio código, puedes publicar su aplicación bajo cualquier licencia que desees, incluso una licencia propietaria. Pero si modificas la biblioteca o copias partes de ella en tu código, tendrás que publicar tu aplicación en términos similares a los de la LGPL.

Copyleft

Las licencias copyleft también se conocen como licencias recíprocas o licencias restrictivas. El ejemplo más conocido de copyleft o licencia recíproca es la GPL. Estas licencias permiten modificar el código licenciado y distribuir nuevos trabajos basados ​​en él, siempre que distribuya cualquier trabajo nuevo o adaptaciones bajo la misma licencia de software.

Por ejemplo, la licencia de un componente podría indicar que el trabajo es de uso y distribución gratuitos solo para uso personal. Por lo tanto, cualquier derivado que cree también se limitará solo al uso personal.

El problema aquí es que los usuarios de tu software también tendrían derecho a modificar el código. Por lo tanto, tendrías que hacer disponible tu propio código fuente. Pero, por supuesto, exponer tu código fuente puede no ser lo mejor para ti.

Propiedad

De todos los ejemplos de acuerdos de licencias de software, esta es la más restrictiva. La idea detrás de esto es que todos los derechos están reservados. Generalmente se usa para software propietario donde el trabajo no puede modificarse o redistribuirse.

Las licencias Creative commons

Las licencias Creative Commons (CC) son licencias públicas. Puede utilizarlas para indicar qué pueden hacer otras personas con tu trabajo. Cada trabajo está protegido automáticamente por derechos de autor, lo que significa que otros deberán pedirte permiso a ti como propietario de los derechos de autor.

Las licencias CC te permiten cambiar fácilmente tus términos de derechos de autor del valor predeterminado de “todos los derechos reservados” a “algunos derechos reservados”. Son herramientas legales para dar permiso por adelantado para compartir y usar tu trabajo, en las condiciones que elijas.

Hay seis licencias Creative Commons diferentes: CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND.

CC BY es la licencia más abierta. Permite al usuario redistribuir, crear derivados, como una traducción, e incluso utilizar la publicación para actividades comerciales, siempre que se le dé el crédito correspondiente al autor (BY) y que el usuario indique si la publicación ha sido modificada.

CC BY-SA también es una licencia abierta. Las letras SA (compartir por igual) indican que el trabajo ajustado debe compartirse bajo los mismos derechos de reutilización, es decir, con la misma licencia CC.

NC (uso no comercial) y ND (sin obras derivadas) son condiciones que hacen que las licencias CC sean más restrictivas y, por tanto, menos abiertas.